"Korzystaj z poprawnej formy i nie odmieniaj znaku towarowego Paczkomat. W razie potrzeby znak towarowy Paczkomat poprzedź słowami »urządzenie/automat« i odmieniaj wyłącznie to słowo (np. Lista dostępnych urządzeń Paczkomat)” - wiadomość o tej treści rozsyła swoim kontrahentom spółka InPost.
Właśnie InPost wprowadził na rynek automaty do odbierania i nadawania przesyłek. Ich nazwę „Paczkomat” w 2009 r. wraz z powiązanymi podmiotami zgłosił w Urzędzie Patentowym RP (UPRP) jako słowny znak towarowy. W następnym roku uzyskał na niego prawo ochronne - oznacza to, że konkurencja nie może nazywać paczkomatami swoich urządzeń o tożsamym zastosowaniu.
Czy jednak słowo „paczkomat” nie jest nazwą rodzajową, neologizmem oznaczającym system automatycznych skrytek pocztowych? Na takim stanowisku stoi Poczta Polska, która postanowiła wprowadzić własne automaty do odbioru i nadawania przesyłek. W 2015 r. złożyła wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy „Paczkomat”.
Postępowanie w tej sprawie jest w toku. Prawo ochronne nadal przysługuje więc spółce InPost i upoważnionym przez nią podmiotom. Redakcje prasowe, które używają słowa „paczkomat” w odniesieniu do urządzeń konkurencji, dostają od InPostu sprostowania. Teraz dodatkowo firma apeluje do swych kontrahentów o to, by nie odmieniali słowa „paczkomat” przez przypadki.
Reklama

Obrona znaku towarowego

Doktor Wojciech Gierszewski, radca prawny i rzecznik patentowy z kancelarii BG Patent, uważa, że obecne zabiegi InPostu o stosowanie nieodmiennej formy słowa „paczkomat” mają związek ze sporem z Pocztą Polską.
Nawet jeśli wniosek o unieważnienie znaku towarowego „Paczkomat” zostanie ostatecznie oddalony, dla konkurencji otworzy się druga furtka: postępowanie o stwierdzenie jego wygaśnięcia z uwagi na utratę znamion odróżniających. Innymi słowy, uznanie, że znak towarowy uległ degeneracji, bo stał się nazwą rodzajową dla określonego rodzaju urządzenia - mówi ekspert.
W takim postępowaniu uprawniony może się bronić, że podejmował aktywność w celu ochrony zdolności odróżniającej znaku towarowego, np. wysyłając pisma ostrzegawcze czy wytaczając powództwa w trybie sprostowania prasowego. W mojej ocenie to, co robi InPost, może być więc próbą wykreowania pewnej sytuacji rynkowej w celu profilaktycznego wykazania, że znak towarowy „Paczkomat” nie uległ degeneracji.
Podobnie uważa Mikołaj Lech, rzecznik patentowy, autor nagrodzonego przez UPRP bloga Znakitowarowe-blog.pl.
Chodzi o sytuację, kiedy dana marka zyskuje tak dużą popularność, że wśród odbiorców zaczyna funkcjonować nie jako nazwa fantazyjna, ale rodzaj towaru lub usługi - mówi.
W konsekwencji nazwa przenika do języka potocznego i firma traci prawo do jej wyłączności. Historia zna wiele przykładów generycznych znaków towarowych. Choćby ksero, w Polsce używane jako nazwa urządzenia do kopiowania, która wzięła się od marki Xerox, czy żyletka, czyli spolszczony znak towarowy Gillette.
Czy jednak InPost może wymagać, by kontrahenci stosowali znak towarowy „Paczkomat” w nieodmiennej formie i ze znakiem ®? Mikołaj Lech uważa, że takie działanie jest uzasadnione.
Aby walczyć z procesem degeneracji, należy unikać odmieniania znaku towarowego przez przypadki. Dobrze, aby w okolicy nazwy i logo zawsze występował symbol ®. Oznacza on, że dane oznaczenie jest zastrzeżone w urzędzie patentowym - komentuje.
Doktor Wojciech Gierszewski ma jednak wątpliwości.
W moim przekonaniu znak towarowy „Paczkomat” nie ma zdolności odróżniającej i nie powinien być zarejestrowany - przekonuje.
Oczywiście, w umowie z kontrahentem InPost może zastrzec, by posługiwać się znakiem towarowym w określonej formie. Natomiast nie wydaje mi się, aby użycie przez podmioty trzecie rodzajowego i informacyjnego oznaczenia „w paczkomacie” w odniesieniu do określonego urządzenia mogło skutkować naruszeniem prawa do znaku towarowego, nawet jeśli dotyczy urządzenia należącego do InPostu.
InPost nie odpowiedział na pytania DGP. Co ciekawe, w swoich działaniach firma nie jest konsekwentna. Na swojej stronie internetowej rzeczywiście stosuje formę nieodmienną (np. „wysyłanie paczek w automacie Paczkomat jest jeszcze wygodniejsze i szybsze”), ale bez znaku ®. W SMS-ach informujących klientów o nadejściu przesyłki informuje zaś, że „Paczka czeka w Paczkomacie…”. W e-mailach informuje o wystawieniu faktury za „usługę wysyłania paczek przez system paczkomatów”.

Wpłatomat i urzędomat

W tle tej sprawy ciągnie się sądowy spór o unieważnienie znaku „Paczkomat”. Urząd Patentowy RP oddalił wniosek Poczty Polskiej w tej sprawie. Uznał bowiem, że zestawienie członów „paczko” plus „mat” nie opisuje wprost właściwości towarów i usług, do oznaczania których jest przeznaczony sporny znak towarowy.
Z taką argumentacją nie zgodził się natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. W wyroku z 5 grudnia 2017 r. (sygn. VI SA/Wa 1270/17) zwrócił uwagę na to, że nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które nie mają dostatecznych znamion odróżniających. Takich znamion nie mają zaś tzw. oznaczenia opisowe, a więc składające się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności.
W ocenie WSA UPRP nie zwrócił uwagi na pewien trend w języku polskim, na który językoznawcy patrzą łaskawym okiem. O jego istnieniu może świadczyć artykuł prasowy z 2006 r., w którym użyto słów takich jak wpłatomat, urzędomat i kawomat. Jak czytamy w uzasadnieniu wyroku, wyrazy te powstały w ten sam sposób: „do członu różnicującego urzęd-, wpłat-, kaw- doszła cząstka -mat wywodząca się ze skróconego rzeczownika automat, a wszystko jeszcze połączone zostało spójką o”. Identycznie powstały stosowane już powszechnie słowa, takie jak „bankomat”, „parkomat”. Co więcej, prezentacja z 2007 r. oraz inny artykuł prasowy z 2008 r. dowodzą, że także słowo „paczkomat” było używane, zanim InPost zgłosił je jako znak towarowy.
WSA odwołał się też do wcześniejszego orzecznictwa, m.in. wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 stycznia 2013 r. w sprawie T-625/11 dotyczącej znaku towarowego ecoDoor. Od tego wyroku InPost i powiązane z nim spółki złożyły skargę kasacyjną. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 22 marca 2022 r. (sygn. II GSK 1118/18) oddalił ją jednak. Teraz piłka jest znów po stronie UPRP.